Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis muss definiert und erstellt werden, bevor eine Marke angemeldet werden kann.

Sinnvollerweise wird dabei berücksichtigt, welche Waren oder Dienstleistungen derzeit der Markenanmeldung zugrundeliegen.

Allerdings sollte die Erstellung auch im Hinblick darauf erfolgen, welche Waren oder Dienstleistungen in der Zukunft vom Markenanmelder verwendet werden sollen.

Eine Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses später ist nicht möglich. Es ist dann stets die Neuanmeldung einer Marke erforderlich, deren zeitliche Priorität natürlich jünger ist.

Viele Unternehmer glauben auch heute noch, dass der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens im Wesentlichen von der Qualität der Produkte abhängt.

Dies ist allerdings nicht richtig.

Ein Produkt kann allererster Güte sein und trotzdem keine Akzeptanz im Markt erfahren.

Der Erfolg eines Unternehmens, eines Produktes oder einer Dienstleistung hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab.

So hängt der Erfolg und die Akzeptanz des jeweiligen Produktes auch von der assoziativen Wahrnehmung der Verbraucher bzw. der Kunden ab.

Einige gute Beispiele bieten sich bei der Beobachtung von erfolgreichen Marken. Beispielsweise ist die Hautcreme Nivea nicht zuletzt deshalb so erfolgreich, weil sie in einer blauen Dose mit weißer Schrift verkauft wird. Dies ist eines der Geheimnisse, die sich zwar erklären lassen, allerdings auf den ersten Blick nicht bekannt sind und denen häufig nicht die entsprechende Bedeutung zugemessen wird.

Insofern spielt auch bei einer Marke die Wahl der richtigen Farbe eine entscheidende Rolle beim Erfolg des Unternehmens. Die meisten Ferraris werden schließlich in rot und nicht in grau oder dunkelblau verkauft.

Dass das Erscheinungsbild einer Marke nicht lediglich vom Namen bzw. dem Kennzeichen der Marke bzw. des Produktes abhängt, sondern häufig auch von der Farbe und wie der Name der Marke und die Farbe in Einklang gebracht werden und somit zum Erfolgsmagnet werden kann, ist offensichtlich.

Es ist Aufgabe eines erfolgreichen Unternehmers in Zusammenarbeit mit einem im Markenrecht versierten Anwalt, hier gemeinsam mit dem Unternehmer Konzepte zu entwickeln, die letztlich zum Erfolg des Produktes führen.

Auf der iPhone App „Codes“ (Haufe Verlag) kann man sehr gut erkennen, wie sich Marketing, Markenbewußtsein, Erkennbarkeit, Wiedererkennbarkeit, Assoziation und Identifikation auf das Produkt und den Erfolg eines Unternehmens in Zukunft auswirkt.

Grundlage und Voraussetzung einer erfolgreichen Markenanmeldung ist die Markenrecherche. Sie beugt insbesondere Abmahnungen und streitigen Auseinandersetzungen vor.

Eine Kollision, also eine u. U. auch strafrechtlich relevante Markenverletzung, kann auch schon dann vorliegen, wenn die Klassen einer eingetragenen Marke nicht mit den Klassen der Kollisionsmarke übereinstimmen.

Nicht nur bei identischen Marken besteht Verwechslungsgefahr, sondern auch bei ähnlichen Marken.

Das gedankliche „In-Verbindung-bringen“ des einen Produktes mit dem anderen ist ausreichend, um Verwechslungsgefahr zu begründen. So reichen schon geringe Zeichenähnlichkeiten aus, um Verwechslungsgefahr zu verursachen, wie z.B. bei „FERRERO“ für Süßwaren und „FERRO“ für Salzgebäck.

Auch bergen bekannte oder berühmte Marken wie „Coca Cola“ oder „Mercedes“, deren Schutzbereich sich weiter ausdehnt, als nur auf den eingetragenen Geschäftsbereich der Marke, ein deutlich erhöhtes Kollisionsrisiko.

Eine fundierte Kenntnis der umfangreichen Einzelfallbetrachtung sowie der Rechtsprechung sowohl der Landgerichte als auch der Oberlandesgerichte und des BGH und der Patentgerichte ist deshalb notwendig, um bei einer Kollisionsbewertung eine zuverlässige Prognose treffen zu können.

Die Eintragung einer Marke in Eigenregie ohne vorherige fachlich fundierte Markenrecherche ist grob fahrlässig. Deshalb muss bei einer Recherche nach verschiedenen Kriterien recherchiert werden. So muss auch stets die Klangähnlichkeit, wie beispielsweise bei dem Kennzeichen „Alice“ in vielerlei Hinsicht überprüft werden.

Dies umfasst alle denkbaren Schreibweisen. „Allice“, „Alliece“,„Allicce“, „Alliecce“, „Aliecce“, „Aliece“, „Allize“, „Aliecce“, „Allicc“, „Alicc“, „Alliecc“, „Alies“, „Alize“, „Aliess“, „Allisse“, „Alliess“, „Ellies”, „Ellis”, „Elliez”, „Elliec” usw.

Das DPMA gibt auf seiner Website folgende Hinweise an Markenanmelder:

„Sie möchten Ihre Marke schützen lassen?
Recherchen sichern Sie zusätzlich ab!
Wir tragen Ihre Marke in das Register ein, wenn Ihre Anmeldung die gesetzlichen Schutzvoraussetzungen erfüllt. !“

Das Amt prüft nicht, ob bereits identische oder ähnliche Marken in Registern eingetragen sind. Der Anmelder muss sich vor einer Anmeldung, darüber informieren, ob die geplante Ihre Marke nicht bereits so oder ähnlich eingetragen wurde. Andernfalls könnte der Inhaber einer älteren Marke Widerspruch gegen die jüngere Marke einlegen. In diesem Fall müsste die Marke u. U. wieder gelöscht werden.

Des Weiteren besteht die sehr wahrscheinliche Gefahr, dass durch den Verletzten eine Abmahnung erfolgt.

Diese verursacht gerade im Markenrecht erhebliche Kosten, da sich der Verletzte sowohl durch einen Rechtsanwalt wie auch durch einen Patentanwalt vertreten lassen kann.

Auch nachdem eine Marke eingetragen wurde, muss überprüft werden, ob Konkurrenten oder Wettbewerber oder branchenfremde Ihre Marke ebenfalls angemeldet haben oder nutzen.

Deshalb müssen nicht nur die Datenbestände der nationalen (deutschen) Marken, sondern auch die der europäischen Gemeinschaftsmarken beim HABM sowie die international registrierten Marken, die IR Marken und die Markeneintragungen nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen (MMA) recherchiert werden. Auch die Recherche bei Datenbanken bezüglich der Firmenbezeichnung (beispielsweise Genios) und dem Handelsregister ist dringend geboten.

Die Datenbanken des DPMA sind dabei nur ein Teil der zu recherchierenden Informationsquellen. Jedes Register beim DPMA enthält aber jeweils unabhängig voneinander Marken mit Schutzwirkung in Deutschland.

Natürlich können auch Namen, Firmenbezeichnungen und Logos, die im geschäftlichen Verkehr verwendet werden, Markenrechte anderer verletzen, selbst wenn diese nicht in Markenregistern eingetragen sind, da die Eintragung nicht die einzige Möglichkeit ist, Markenschutz zu erlangen.

Eine umfassende Recherche umfasst deshalb auch das Internet, Suchmaschinen, Kataloge, Telefonverzeichnisse, Handelsregister, Titelschutzanzeiger und Branchen- beziehungsweise weitere Produkt- und Firmenverzeichnisse.

Auch muss dabei nach ähnlichen und identischen Marken recherchiert werden. Die Ähnlichkeit bezieht sich dabei auch auf den Klang, selbst bei völlig anderer Schreibweise.

Datenbanken

Es werden beispielsweise die nachfolgenden Datenbanken zur Recherche verwendet:

• DPMAregister,
• CTM Online,
• Madrid Express Data,
• MMA,
• Handelsregister,
• Genios,
• DENIC,
• ICANN usw.

Wegen den nationalen Verschiedenheiten ergeben sich aber (s.u. A.2.) einige Unterschiede zwischen den Datenbanken, die es bei einer Wortmarkenrecherche nicht gibt.

Die Schreibweise der Kodierung folgt bei allen Datenbanken nach dem Muster aa.bb.(cc), d.h. es wird bei einzeiligen Kodes eine „0“ vorangestellt, auch „CFE“ und die Ausgabe wird weggelassen (Beispiel oben 02.01.20,19).

• Bei DPMAregister wird die Kodierung in die vorgesehene Spalte eingetragen.
• Bei CTM Online muss unter „Art der Marke“ im Drop-Down-Menü „Bildmarke“ ausgewählt werden, dann kann man in das untere Feld den Kode eingeben, oder rechts auf die Lupe gehen, um in einem eigens vorgesehenem Menü den Kode auszuwählen.
• Bei der Madrid Express Data muss vor der Spalte im Drop-Down-Menü, wo die Kodierung eingetragen wird, „Vienna Classification“ ausgewählt werden.

Bei Unterabschnitten bzw. Hilfsunterabschnitten ergeben sich folgende Besonderheiten:

• Bei DPMAregister kann man die Bildbestandteile bis hin zum Hilfsunterabschnitt kodieren, jedoch ersetzt der Kode des Hilfsunterabschnitts den des Unterabschnitts an der letzten Stelle, also statt 02.01.20,19 nur 02.01.19.. Das System weiß und erkennt, dass sich der Hilfsabschnitt 19 nur auf den Unterabschnitt 20 beziehen kann.
• CTM Online wie a).
• Die Madrid Express Data ist eine Datenbank für IR Marken und muss dem Rechnung tragen, dass einige Länder sich vorbehalten haben, Unterabschnitte nicht bekannt zu geben, geschweige denn von den Hilfsunterabschnitten Gebrauch zu machen.

Somit kann hier nur bis zum Abschnitt einer Bildmarke kodiert werden, bei obigem Beispiel also 02.01 .

Soll eine Bildmarke mit mehreren Kodierungen angegeben werden, um die Suche einzugrenzen, z.B. beim unserem Mann, wobei der Bildbestandteil in einem Kreis eingeschlossen ist, (mit Hilfsunterabschnitt) 02.01.19; 26.01.14, so ergeben sich wieder Unterschiede.

• Bei DPMAregister werden die Kodierungen mit Leerzeichen dazwischen angegeben. Es handelt sich dann automatisch um eine „and“ Verbindung. Der Platz reicht jedoch nur für drei Kodierungen bei einer Suche.
• Bei CTM Online können mehrere Kodes über das vorgesehene Menü, welches durch Klicken rechts auf die Lupe aufgerufen wird, ausgewählt und hinzugefügt werden. Die Anzahl der Kodes ist dabei beliebig. Die Verknüpfungsart kann dann unten bei „ausgewählten Kodes“ auswählen.
• Bei Madrid Express Data kann man vor jeder Spalte das Suchkriterium im Drop-Down-Menü auswählen, so dass auch nach der Auswahl in jede Spalte eine Kodierung eingegeben werden kann. Die Anzahl wird durch die Spalten begrenzt, die Verknüpfung wird im Drop-Down-Menü ganz links eingestellt.

Die Bildmarkenrecherche ist sehr zeitaufwendig. Dies hat mehrere Gründe.

1. Schon beim Erfassen und Einteilen der Bestandteile der Bildmarke kann es zu größeren Schwierigkeiten führen, was natürlich der Kreativität der Grafiker zu Schulden ist.
2. Weiter ist es bei einer komplexen Bildmarke arbeitsintensiv, alle Bestandteile herauszusuchen, was aber schlussendlich zu einem genaueren Ergebnis führt.
3. Bei DPMAregister ist es störend, dass nur die Möglichkeit besteht, bei einer Suche nur drei Kodierungen angeben zu können, was bei komplizierten Bildmarken aufhaltend sein kann. Parallel ist es natürlich für die Suche nicht förderlich, wenn, wie bei Madrid Express Data, keine Unterabschnitte eingegeben werden können.
4. Schließlich können dieselben Bildmarken in den drei Datenbanken, teilweise sogar in derselben Datenbank, verschiedene Kodierungen haben. Das bedeutet, dass nachdem die nationalen Marken durchsucht wurden, bei der Recherche nach älteren GM oder IR Bildmarken es nicht reicht, dass man die bereits in der nationalen Datenbank gefundenen Kodierung eingibt, um in den Anderen ähnliche zu finden, sondern man auch neue, teils abwegige Lösungen ausprobieren muss.

Die Anmeldung einer Marke ist nicht nur eine Formsache, obwohl die Anmeldung über ein Formular erfolgt. Die Registrierung der Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt erfolgt bei formeller Korrektheit. Das heißt, jede angemeldete Marke wird im Regelfall auch eingetragen, sofern keine grundlegenden Dinge dagegen sprechen (absolute Eintragungshindernisse).

Was bedeutet das? Das heißt, dass das Amt die angemeldete Marke in das Register „einträgt“. Die Marke wird eingetragen, ohne geprüft worden zu sein, d.h. ohne Recherche.

Aus diesem Grund ist vor jeder Anmeldung einer Marke zwingend eine Recherche durchzuführen, schon allein aus Haftungsgründen. Die Markenverletzung stellt auch ein Straftatbestand nach § 143 Markengesetz dar.

§ 143 Markengesetz

§ 143 MarkenG – Strafbare Kennzeichenverletzung

(1) Wer im geschäftlichen Verkehr widerrechtlich

• entgegen § 14 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 ein Zeichen benutzt,
• entgegen § 14 Abs. 2 Nr. 3 ein Zeichen in der Absicht benutzt, die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung einer bekannten Marke auszunutzen oder zu beeinträchtigen,
• entgegen § 14 Abs. 4 Nr. 1 ein Zeichen anbringt oder entgegen § 14 Abs. 4 Nr. 2 oder 3 eine Aufmachung oder Verpackung oder ein Kennzeichnungsmittel anbietet, in den Verkehr bringt, besitzt, einführt oder ausführt, soweit Dritten die Benutzung des Zeichens
  1. nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 untersagt wäre oder
  2. nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 untersagt wäre und die Handlung in der Absicht vorge-nommen wird, die Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung einer bekannten Marke zu ermöglichen,
• entgegen § 15 Abs. 2 eine Bezeichnung oder ein Zeichen benutzt oder
• entgegen § 15 Abs. 3 eine Bezeichnung oder ein Zeichen in der Absicht benutzt, die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung einer bekannten geschäftlichen Bezeichnung auszunutzen oder zu beeinträchtigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Die Markeneintragung

Die Anmeldung einer Marke ist nicht nur eine Formsache, obwohl die Anmeldung über ein Formular erfolgt. Die Registrierung der Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt erfolgt bei formeller Korrektheit. Das heißt, jede angemeldete Marke wird im Regelfall auch eingetragen, sofern keine grundlegenden Dinge dagegen sprechen (absolute Eintragungshindernisse).

Was bedeutet das? Das heißt, dass das Amt die angemeldete Marke in das Register „einträgt“. Die Marke wird eingetragen, ohne geprüft worden zu sein, d.h. ohne Recherche.

Aus diesem Grund ist vor jeder Anmeldung einer Marke zwingend eine Recherche durchzuführen, schon allein aus Haftungsgründen. Die Markenverletzung stellt auch ein Straftatbestand nach § 143 Markengesetz dar.

§ 143 Markengesetz

§ 143 MarkenG – Strafbare Kennzeichenverletzung

(1) Wer im geschäftlichen Verkehr widerrechtlich

entgegen § 14 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 ein Zeichen benutzt,
entgegen § 14 Abs. 2 Nr. 3 ein Zeichen in der Absicht benutzt, die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung einer bekannten Marke auszunutzen oder zu beeinträchtigen,
entgegen § 14 Abs. 4 Nr. 1 ein Zeichen anbringt oder entgegen § 14 Abs. 4 Nr. 2 oder 3 eine Aufmachung oder Verpackung oder ein Kennzeichnungsmittel anbietet, in den Verkehr bringt, besitzt, einführt oder ausführt, soweit Dritten die Benutzung des Zeichens
nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 untersagt wäre oder
nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 untersagt wäre und die Handlung in der Absicht vorge-nommen wird, die Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung einer bekannten Marke zu ermöglichen,
entgegen § 15 Abs. 2 eine Bezeichnung oder ein Zeichen benutzt oder
entgegen § 15 Abs. 3 eine Bezeichnung oder ein Zeichen in der Absicht benutzt, die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung einer bekannten geschäftlichen Bezeichnung auszunutzen oder zu beeinträchtigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Handelt der Täter gewerbsmäßig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In den Fällen des Absatzes 1 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, daß die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.

(5) Gegenstände, auf die sich die Straftat bezieht, können eingezogen werden. § 74a des Strafgesetzbuchs ist anzuwenden. Soweit den in § 18 bezeichneten Ansprüchen auf Vernichtung im Verfahren nach den Vorschriften der Strafprozeßordnung über die Entschädigung des Verletzten (§§ 403 bis 406c der Strafprozeßordnung) stattgegeben wird, sind die Vorschriften über die Einziehung nicht anzuwenden.

(6) Wird auf Strafe erkannt, so ist, wenn der Verletzte es beantragt und ein berechtigtes Interesse daran dartut, anzuordnen, daß die Verurteilung auf Verlangen öffentlich bekanntgemacht wird. Die Art der Bekanntmachung ist im Urteil zu bestimmen.

In der heutigen Zeit kann und muss auch der „rechtschaffene“ Bürger davon ausgehen, im Laufe seines „Computerlebens“ einmal eine Abmahnung zu erhalten.

Regelmäßig ist unter einer Abmahnung ein im Bereich des Wettbewerbs-, Urheber- und/oder Markenrechts begründetes Anschreiben zu verstehen, in welchem der „Abmahnende“ (man spricht vom „Verletzten“ ) in der Regel durch einen Anwalt vertreten wird und durch diesen anzeigen lässt, dass eine Rechtsverletzung durch den Abgemahnten (Verletzer) erfolgt ist.

Die Rechtsverletzung wird dadurch geahndet, dass der Verletzer mit den Anwaltskosten belastet wird und gleichzeitig durch eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung dazu „verpflichtet“ wird, zu erklären, dass das beanstandete rechtswidrige Verhalten in Zukunft unterlassen wird.

Die Problematik bei Abmahnungen besteht darin, dass mit der Abgabe der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung regelmäßig ein Vertragsstrafenversprechen abgegeben werden muss, welches bei einem weiteren Verstoß in der Konsequenz dazu führt, dass der Abgemahnte dann ohne weitere Entlastungsmöglichkeiten zur Zahlung der versprochenen Vertragsstrafe verpflichtet ist, und insofern auch in einem Prozess hier keinerlei Einwendungen mehr hat.

Er kann lediglich bestreiten, die Verletzung ein zweites mal begangen zu haben misslingt ihm dieser Beweis allerdings, so wird er verurteilt werden, die versprochene Vertragsstrafe auch zu bezahlen.

Deshalb sollte in jedem Fall die Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung – die seit jüngerer Zeit nur noch Unterlassungserklärung heißt – von einem Anwalt geprüft werden, die Vertragsstrafe sollte insofern auf ihre Angemessenheit hin überprüft werden und es sollte eine Anpassung unter Berücksichtigung des Hamburger Brauches erfolgen.

Der wettbewerbs- marken- und urheberrechtlich versierte Anwalt weiß, wie die Formulierung abzuändern ist, so dass möglichst wenig Schaden droht.

Bezüglich der Anwaltskosten der Gegenseite sind auch hier Prüfungen vorzunehmen, da nicht immer angemessene Streitwerte zu Grunde gelegt werden.

Hauptfunktion des Markenrechts ist der Schutz vor Ausbeutung des eigenen Namens, geschäftlichen Kennzeichens oder des Namens einer Firma.

Die Unterscheidungsmöglichkeit des Kunden zwischen einzelnen am Markt vertretenen Wettbewerbern ist eine der elementarsten Vorraussetzungen für einen freien und gerechten Leistungswettbewerb. Denn der Kunde kann sich nur dann gezielt für das Produkt eines Unternehmens entscheiden, wenn dieses in entsprechender Art und Weise von den Produkten anderer Unternehmen abgegrenzt ist.

Ist eine solche Unterscheidung aufgrund eines identischen verwendeten Namens nicht möglich, so kann der Kunde auch keine bewusste und zielgerichtete Entscheidung hinsichtlich des Kaufes des jeweiligen Produkts treffen, da in einem solchen Fall auch nicht klar ist, ob die mit dem Markennamen verbundenen Assoziationen wie Qualität, Herkunft und Image auch mit dem „Marken-Klon“ übereinstimmen.

Aus diesem Grund schützt das Markengesetz sowohl eingetragene wie auch nicht eingetragene Marken, geschäftliche Bezeichnungen sowie geographische Herkunftsangaben „MARKENARTIKEL – Magazin für Markenführung“ ist ein neues Magazin, das Unternehmen, die sich im Wettbewerb langfristig darstellen und erfolgreich behaupten wollen, eine wertvolle Unterstützung bei der Planung und Positionierung ihrer Marke gibt.

Dass der Erfolg eines Produktes nicht im wesentlichen von der Qualität desselben abhängt, sondern häufig von der Vermarktungsqualität, zeigt die zunehmende Bedeutung von Marken (Brands) in allen Medien. Sinn und Zweck von Marken und somit des Markenrechts ist, ein Branding, also die Identifizierung eines Produktes und im besten Fall die Assoziation unter einem bestimmten Produktnamen. Eine Marke/Brand hilft das Produkt am Markt zu positionieren.

Welche Gründe und Hintergründe dies hat, wird in dem Artikel „Der harte Kern“ abgedruckt in der Zeitschrift „Brand 1“ 2/2010 deutlich und sehr gut beschrieben. Der nachfolgende Link führt auf den instruktiven Artikel zum Markenrecht von Wolf Lotter „Der harte Kern“ im Magazin „Brand 1“.

http://www.brandeins.de/archiv/magazin/marke/artikel/der-harte-kern.html

Der Autor hat im Februar 2010 hier philosophische und psychologische Aspekte, die beim Branding eine wesentliche Rolle spielen, trefflich beschrieben.